商標“使用”認定中社會公眾的影響力

來源：尚標采編    發(fā)布時間：2016-08-05 07:21:00　　瀏覽：1399

商標的“被動使用”與我國傳統(tǒng)商標法對商標“使用”的詮釋和解讀有不小的差距，而且涉及到與我國商標注冊制度所代表的價值取向之間的協(xié)調與“和平共處”問題，需要我們謹慎對待。

　　例證一：澳大利亞Barefoot案中對商標“使用”的認定

在澳大利亞的E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd, [2010] HCA 15, 2010 WL 1971895中，核心和爭議焦點在于對“Barefoot”商標使用的認定。該案的原告訴稱被告侵犯了自己的“Barefoot”商標，被告則抗辯稱原告的該商標因已連續(xù)三年未使用而應被撤銷。此時，原告舉證指出，在過去的三年中，曾有一批“Barefoot”牌葡萄酒入境澳大利亞銷售。但法庭調查發(fā)現，這批葡萄酒是從美國銷售至歐洲后、從歐洲入境澳大利亞的，而且，這些產品入境澳大利亞并未經過原告許可、也缺乏任何原告授權認可的經銷協(xié)議;換句話說，這批商品的入境不受原告的控制、原告事先并不知情。爭議和分歧由此而生。

該案一審法院判決認為，被告所使用的商標與原告的商標不近似，啤酒和葡萄酒是不同的商品種類，即在不同種類的商品上使用不構成近似的商標，況且，這批不受原告控制入境的商品上的商標使用行為不應當也不能被視為原告在澳大利亞對該商標的使用行為，因此駁回了原告的訴訟請求，同時還認定原告喪失了對“Barefoot”的商標權。原告隨后提起了上訴。

與一審法院不同的是，二審法院(澳大利亞聯邦法院)認定，兩商標構成近似，所使用的商品屬于類似商品(雖不是同類商品);但是，二審法院在判斷原告是否在澳大利亞實際使用了該商標的問題上，與一審法院的觀點相同，即認為：不由原告控制入境的商品之上對該商標的使用，不能視為原告自身的商標使用行為，因為是憑借不由原告控制的其他原因入境的，不能成為原告主張他人侵權的正當理由。

然而，最具有戲劇性的一幕出現了。2010年5月19 日，澳大利亞最高法院作出了逆轉性判決，認定商標權人的使用義務的滿足并不以其對使用的實際知曉或授權為前提;即使其對相關商標的使用行為并不知情，但依然構成該權利人的商標的使用行為，因此不能撤銷原告的“Barefoot”商標。

雖然該案的最終判決結果在業(yè)內引起了爭議，反對者的理由之一是(該案意味著)“對商標法的實質修改”，但終審法院的解釋是：商標區(qū)分產品的能力“并非取決于商標權人是否有意識地將產品投入澳大利亞市場，而是取決于產品是否已經存在于澳大利亞境內的商業(yè)流通過程之中的事實”?？梢?，在其心目中，商標權人的主觀“使用”意愿，似乎不如客觀的消費者認知以及實際流通狀況這些事實來得重要。可以說，該案的最終結果突出彰顯了對消費者認知和消費者利益的傾向性保護。

　　例證二：美國司法實務中的商標“公眾使用”規(guī)則

美國司法實務中逐漸發(fā)展形成的所謂的“公眾使用”(public use rule)規(guī)則，主要是為了解決實踐中商標俗稱所引發(fā)的糾紛。商標俗稱是指社會公眾對某商標的通俗性稱呼，而非正式的商標或者官方名稱。比如在，“索愛”一般是對“索尼愛立信”的簡稱，“偉哥”、“小米”也是典型的商標俗稱。

倘若有人欲將與他人的某商標或某商品所對應的特定俗稱申請注冊為商標，該俗稱所對應的經營者就很有可能會反對或提出異議;若有人對相關俗稱直接進行商業(yè)性使用，也會令上述經營者反感或不快吧， 尤其是在競爭性行業(yè)或類似商品等相關領域中。不過，商標俗稱的特殊性在于，俗稱的產生(創(chuàng)設)和被使用并非基于正式商標權人的意愿，絕大部分情況下是社會公眾的創(chuàng)造和使用行為。所以，在反對注冊或禁止他人使用時，商標權人所憑借的依據是什么? 值得我們認真研究和思考。若是基于反不正當競爭的層面和理由，或許還能自圓其說;但若正式商標權人想主張自身對俗稱的商標權，恐怕不太輕松了。下面我們看看美國的相關做法。

早在1942年的Coca-Cola Co. v. Busch (44 F. Supp. 405, 410, 52 U.S.P.Q. 377 (D. Pa. 1942)) 一案中，美國法官就已初步表達了對公眾使用俗稱行為的高度關注，但主要是從反不正當競爭法的層面予以判定的，并無標志性意義。之后，在American Stock Exchange, Inc. v. American Express Co. (207 U.S.P.Q. 356 (T.T.A.B. 1980))、Big Blue Products, Inc. v. International Business Machines Corp. (19 U.S.P.Q.2d 1072 (T.T.A.B. 1991))、National Cable Television Ass'n v. American Cinema Editors, Inc. (937 F.2d 1572, 19 U.S.P.Q.2d 1424 (Fed. Cir. 1991)) 等一系列經典案例發(fā)生之后，公眾使用規(guī)則才漸漸浮出水面、變得清晰起來。作為一般性結論，公眾使用規(guī)則的核心含義為：某商標俗稱如果僅憑公眾(含媒體)的使用行為而在消費者心目中與特定經營者(或其產品)產生了對應性或一致性， 那么，即使該經營者從未將該俗稱用于商業(yè)宣傳，也可以就俗稱享有商標性權利。

根據上述規(guī)則，社會公眾對某商標簡稱、昵稱等俗稱的使用，有可能產生受法律保護的商標權益。在特定條件下，公眾使用規(guī)則將使注冊商標的商標權的效力延伸至該商標的縮寫、簡稱、昵稱等俗稱之上?？梢姡蜕鐣妼λ追Q的使用而言，在特定條件下，美國部分法院已經從最初的賦予正式商標權人“反不正當競爭”意義上的保護，突破至了賦予其商標法意義上的“商標權”了。這是傳統(tǒng)商標法理論與“公眾使用”規(guī)則的根本區(qū)別!

20世紀90年代，公眾使用規(guī)則得到進一步完善。在National Cable Television Association, Inc. v. American Cinema Editors, Inc.一案中，法院認為，“若公眾使用商標俗稱是為了俗稱對應者的利益(inures to the benefit of)，則即使不存在自身的使用而僅有公眾的使用， 也可以認定俗稱對應者在該俗稱上享有商標權，此時公眾的使用可視為俗稱對應者自身的使用。”法院強調，必須滿足“公眾使用俗稱是為了正式商標權人的利益”這一條件，“推定的在先使用”(constructive priority of use)--將公眾的使用“推定”為(視為) 俗稱對應者的使用--才能成立。“公眾使用俗稱是為了正式商標權人的利益”可以理解為：公眾使用相關俗稱的實際效果(結果或利益)客觀上對正式商標權人有利、增添了正式商標權人的正式商標的顯著性。

總體而言，根據公眾使用規(guī)則，正式商標權人能否將俗稱所代表或蘊含的商譽收入囊中，主要取決于兩大因素：一是客觀事實，即社會公眾在創(chuàng)造和使用商標俗稱的過程中是如何具體將俗稱與正式商標建立聯系、建立起了何種程度的聯系，如部分法院所述的“為了俗稱對應者的利益”、“增添了正式商標的顯著性”;二是主觀態(tài)度，即正式商標權人對俗稱與正式商標之間的指代關系的表態(tài)，是肯定(默認)還是否定(拒絕)。倘若正式商標權人公開明確地予以否定或反對，其將不能援引或適用公眾使用規(guī)則獲得延伸至該俗稱的保護。

　　三、啟示

無論是澳大利亞的Barefoot商標案，還是美國司法實務中的公眾使用規(guī)則，其共同點在于都涉及到并非基于商標權人自身意愿或意志的客觀使用事實或者使用行為，我們不妨稱之為客觀“使用”。此種客觀“使用” 形態(tài)，在實踐層面將對商標本身、將對商標權人和其他使用人等主體、將對競爭狀態(tài)或秩序等方面產生何種影響，將對我國的相關立法、司法甚至理論產生何種影響，十分值得我們深入思考和研究。

實際上，我國近幾年也有學者在關注所謂的商標“被動使用”問題，而司法實踐中也有少數法院在裁判中使用了“被動使用”的表述。商標的“被動使用”與我國傳統(tǒng)商標法對商標“使用”的詮釋和解讀有不小的差距，而且涉及到與我國商標注冊制度所代表的價值取向之間的協(xié)調與“和平共處”問題，需要我們謹慎對待。

盡管上述國外司法實踐不會對我國產生直接影響，相關問題的答案仍不十分明朗，但無論如何，社會公眾在商標等商業(yè)標識和符號的傳播過程和商業(yè)信息傳遞過程中起著至關重要的作用，這一點不容忽視。因此，廣大經營者需要謹記，商標對消費者的吸引力及影響力的產生與維護，并非經營者的“獨角戲”，全程皆有社會公眾的參與和影響;社會公眾的行為、認知和影響力確實不容小覷。身處風云變幻的商界，經營者必須對社會公眾(含消費者)的行為和認知狀態(tài)時刻保持高度關注和充分重視。