短語、口號商標審查評審規(guī)則實例

來源：《中華商標》雜志    發(fā)布時間：2016-08-12 06:27:00　　瀏覽：2816

“WHAT REALLY MATTERS IS INSIDE”商標

申請人美國薩澳公司 (SAUER, INC.)于2000年9月14日在國際分類第12類 “ 陸地車輛用液壓泵”等商品上向商標局提出純英文商標(以下稱申請商標)的注冊申請。經(jīng)審查，商標局認為， 該商標譯為 “確實有重大關系的東西在里面”，類似廣告宣傳用語，缺乏商標應有的顯著性，不具有識別特征。依據(jù)2001年10月 27日修改前的 《中華人民共和國商標法》 第七條及第十七條的規(guī)定，以(2001)標審(二) 駁字第3055號商標核駁通知書駁回了該商標的注冊申請，不予公告。

申請人不服商標局的駁回決定，于2001年7月 27日向商標評審委員會申請復審。申請人稱，商標局將申請商標翻譯為“確實有重大關系的東西在里面”屬于嚴重的誤譯。申請商標的正確含義應為“內(nèi)涵最重要”，該含義并沒有反映出指定商品的內(nèi)部成份，也沒有反映出內(nèi)部成份的重要性。因此，將申請商標認定為一個廣告用語是不能成立的。同時，申請商標采用了短句的設計形式，這在商標設計中并不常見，也很少出現(xiàn)在市場生活中， 因而消費者會被這種獨特的設計方式吸引并留下深刻的印象。 而且， 申請商標已在澳大利亞及美國等國家獲準注冊， 在中國也有以短句作為商標在其他類商品上成功注冊的先例。因此， 申請商標并沒有違反 《中華人民共和國商標法》 的有關規(guī)定， 應當給予注冊。

依據(jù)《商標評審規(guī)則 》第三十條規(guī)定，商標評審委員會于2003年11月組成合議組， 對本案依法進行了審理。經(jīng)合議組評議，商標評審委員會認為，申請商標不應翻譯為 “確實有重大關系的東西在里面”， 而應該譯為“內(nèi)涵最重要”。申請商標指定使用在第12類陸地車輛用液壓泵等商品上， 并沒有直接表示指定商品的內(nèi)部成份或已成為指定商品上的常用行業(yè)詞匯， 且鑒于目前尚無證據(jù)證明申請商標已成為行業(yè)用語或常用的廣告用語，因此該商標能夠起到區(qū)分商品來源的作用，具備應有的顯著性。綜上 ，申請商標可 以準予初步審定并公告。依據(jù)《商標法》第二十七條及第三十二條規(guī)定 ， 商標評審委員會于2004年3月17日做出《“WHAT REALLY MATTERS IS INSIDE” 商標駁回復審決定書》(商評字[2004]第0634號)，決定：申請人在第12類陸地車輛用液壓泵等商品上申請注冊的“WHAT REALLY MATTERS ISINSIDE”商標，予以初步審定并公告，并移交商標局辦理初步審定及公告事宜。 根據(jù)該決定， 商標局已于2004年5月21日初步審定并公告了該商標的注冊申請，并于2004年8月21日予以核準注冊并公告(分別見928期 、940期《商標公告》 第2019224號)。

“MAKES PEOPLE LISTEN”商標

申請人瑞典羅夫公司(LLW OF SWEDEN AB)于2001年6月1日在國際分類第9類“錄音器具、聲音傳送器具”等商品上向商標局提出“MAKES PEOPLE LISTEN” 純英文商標( 以下稱申請商標)的注冊申請。經(jīng)審查，商標局認為，該商標的中文含義為“使人們傾聽”，屬非獨創(chuàng)性廣告宣傳用語，用作商標缺乏顯著性。依據(jù)2001年 10月27日修改前的《中華人民共和國商標法》第七條、第十七條規(guī)定，商標局以 (2001)標審(二) 駁字第6572號商標核駁通 知書駁回了該商標的注冊申請，不予公告。

申請人不服商標局的駁回決定，于2001年11月20日向商標評審委員會申請復審。申請人稱，申請商標文字“MAKES PEOPLE LISTEN”短小易記，易于識別，對指定商品及內(nèi)容無任何描述性，請求核準申請商標注冊。依據(jù) 《商標評審規(guī)則》第三十條規(guī)定，商標評審委員會于2004年2月組成合議組，對本案依法進行了審理。經(jīng)合議組評議，商標評審委員會認為，雖然申請商標“MAKES PEOPLE LISTEN”可譯為“使人們傾聽”，但其指定使用在第9類錄音器具等商品上，并不是僅僅直接描述商品功能、用途及其他特點的字詞，目前也沒有證據(jù)證明該短語已經(jīng)成為行業(yè)通用的廣告宣傳用語。因此，申請商標使用在錄音器具等商品上，能夠起到區(qū)別商品來源的作用，具備商標應有的顯著性，可以予以初步審定。依據(jù)《商標法》第二十七條、 第三十二條規(guī)定，商標評審委員會于2004年7月14日作出《 “MAKES PEOPLE LISTEN” 商 標駁回復審決定書》(商評字[2004]第3365號)， 決定： 申請人在第9類錄音器具等商品上申請注冊的“MAKES PEOPLE LISTEN”商標，予以初步審定并公告，并移交商標局辦理初步審定及公告事宜。根據(jù)該決定，商標局已于2004年9月14日初步審定并公告了該商標的注冊申請，并于2004年12月14日予以核準注冊并公告(分別見943期 、 955期 《商標公告》第2023411號)。

上述兩個商標的審查、評審實例，均涉及短語或者口號是否具備顯著性從而能否作為商標予以注冊的判斷問題。 商標局于1994年12月修訂的《商標審查準則 》中，曾規(guī)定：“非獨創(chuàng)性的廣告用語，缺乏顯著特征，不具備商標識別作用; 但獨創(chuàng)的且非流行的短語不受此限。”2001年底，商標局又制定了專門的《短語、句子作為商標的審查標準》，對短語、句子作商標的各種類型進行了分析和列舉，但審查時應遵循的基本原則仍是 《商標審查準則》中規(guī)定的內(nèi)容。在審查實踐中，如何認定申請注冊的短語或口號屬于獨創(chuàng)性的、且未成為流行用語， 這一點對于審查人員來說，恐怕十分困難。多數(shù)審查員認為，作為商標申請注冊的短語、口號常常對指定使用的商品或服務具有一定程度上的描述性( 不管是直接的或間接的)，或者雖與指定使用的商品或服務無關，但表達的是企業(yè)在經(jīng)營理念上的主張或追求，消費者通常不會把短語或口號看作商標來區(qū)分不同的商品生產(chǎn)者或服務提供者，也就是說短語或口號先天就缺乏商標應有的顯著性，因此，對于短語、口號類的商標注冊申請， 在沒有其他可資考慮的因素時，通常會選擇駁回。雖 然2001年修正的 《商標法》 第十一條第二款增加了關于缺乏顯著特征的標志“經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的， 可以作為商標注冊”的新規(guī)定，但該規(guī)定在商標實質(zhì)審查階段如何適用，一直沒有定論。加上申請人在提出短語、口號類的商標注冊申請時，很少主動聲明所申請的短語、 口號已經(jīng)通過使用產(chǎn)生了顯著特征，所以，審查員也不會主動考慮適用前述新規(guī)定對申請商標進行審查。 因此， 到目前為止，短語、 口號類的商標注冊申請在商標局的實質(zhì)審查階段往往被駁回。

當然，例外的情況也有。而且，商標局內(nèi)不同審查員對于同一短語、口號商標的注冊申請的審查結(jié)論有時也并不完全一致。例如，日本奧林巴斯株式社(OLYMPUS CORPORATION)于2003年3月4日分別在國際分類第9類、第10類“照相機、數(shù)碼相機”、“醫(yī)療用內(nèi)窺鏡、生物顯微鏡”等商品上申請注冊的“Your Vision , Our Future ”(中文含義為“您的想象, 我們的未來”)商標即通過了商標局的實質(zhì)審查，獲準初步審定并公告，現(xiàn)已注冊生效。指定使用于“廣告、廣告設計、進出口代理”等服務項目上的“抓住它，別讓它輕飛走”、指定使用于“電子防盜裝置、防盜報警器”等商品上的“男人在家的感覺”兩個商標注冊申請也通過了商標局的實質(zhì)審查，獲準初步審定并公告。而美國伊士曼柯達公司(EASTMAN KODAK COMPANY)于2002年11月12日分別在國際分 類第40類“照相加工處理服務、照相底片沖洗”等服務、第16類“照片、影集”、第9類“攝影設備和儀器”、 第1類“未曝光感光膠片、相紙”等商品上申請注冊的“SHARE MOMENTS, SHARE LIFE”( 中文含義為“分享瞬間，分享生活”) 商標則遭遇到兩種結(jié)果， 前兩個類別的注冊申請獲準初步審定并公告， 而后兩個類別的注冊申請被駁回。由此說明，一方面，近幾年里商標局對短語、口號類商標注冊申請的實質(zhì)審查所掌握的標準有放寬的趨勢，即只要短語、口號屬獨創(chuàng)的且未成為流行用語的，即可以準予初步審定并公告; 另一方面， 商標局的眾多審查員對此問題還沒有形成比較統(tǒng)一的意見， 以至于做出的審查結(jié)論有時會截然相反。

短語、口號類商標的注冊申請被商標局駁回后，同樣可以向商標評審委員會申請復審。正如本文開頭的兩個案例中顯示的那樣，商標評審委員會在審查短語、口號類商標的顯著性時，著重審查的是該短語、口號是否僅僅直接表示或描述了指定商品的內(nèi)部成分、功能、用途及其他特點，以及有無證據(jù)證明該短語、口號已經(jīng)成為指定商品或服務上的常用行業(yè)詞匯或者行業(yè)通用的廣告宣傳用語。 如果答案是否定的， 則認定該短語、口號能夠起到區(qū)別商品來源的作用，具備商標應有的顯著性，可以予以初步審定。除此以外，由于在商標評審委員會的復審程序中，申請人可以充分闡述自己的意見，也有機會提交相關證據(jù)材料，因此，對于經(jīng)過使用的短語、口號類商標申請，商標評審委員會可以根據(jù)《商標法》第十一條第二款規(guī)定進行審查。從實際情況看，商標評審委員會準予短語、口號類商標初步審定并公告的情形居多，這也說明商標評審委員會和商標局在短語、口號類商標的顯著性審查方面所遵循的標準存在一定差異。

下面是另外兩個商標局以 “ 普通廣告宣傳用語，缺乏顯著性” 為由駁回后、 商標評審委員會準予初步審定并公告的短語或口號商標。一個是指定使用于國際分類第11類“ 照明器械及裝置、 電燈” 等商品 上 的 “Empowered by Innovation ”( 中 文 含義 為 “ 通過革新獲得可能”) 商標[6]。 申請人認為申請商標不是普通的廣告用語，而是申請人獨創(chuàng)的短語， 該短語不是英 語 中 已 存 在 的 成 語 或 習 慣 用語， 也未見除申請人之外的其他人將 該 短 語 作 為 商 標 用 在 所 報 商 品上。 商標評審委員會認為“ 尚無充分理由認定該短語已經(jīng)成為行業(yè)通用 的 廣 告 宣 傳 用 語”， 故準予初步審定 。 第二個是指定使用在國際分類 第 32 類“ 啤酒、 礦泉水” 等 商 品 上 的 “ONE WORLD, ONE GAME, ONE BEER”( 中 文含 義為 “ 一個世界、 一場比賽、 一種啤酒”) 商標[7]。 申請人認為申請商標音 韻 上 朗 朗 上 口， 設 計 上 匠 心 獨運 ， 是 申 請 人 獨 自 創(chuàng) 用 的 特 殊 詞組， 作為申請人的智力成果， 申請人應享有該自創(chuàng)詞組的知識產(chǎn)權，申請人將該自創(chuàng)詞組用作表明商品來源的標識時，應體現(xiàn)為商標的專用權， 基于此， 申請商標應具有其顯 著 性 。 商 標 評 審 委 員 會 認 為 ，“ONEWORLD, ONE GAME, ONE BEER”， 可譯為 “ 一個世界、一場比賽、 一種啤酒”， “ 世界”、“ 比賽”、 和 “ 啤酒”是相互并無關聯(lián)的詞匯， 其表達的是一種狀態(tài)和情形， 屬于有獨創(chuàng)性的廣告短語，具有商標的顯著特征， 因此， 準予初步審定并公告。

對于短語、 口號能否作為商標的審查問題，筆者認為， 僅僅從申請注冊的短語、 口號是否屬于申請人獨創(chuàng)的短語或口號， 是否已經(jīng)成為行業(yè)通用的廣告宣傳用語這兩點進行審查， 是遠遠不夠的。 認為短語、 口號只要具有獨創(chuàng)性且未成為行業(yè)通用的廣告宣傳用語，即自然而然具有商標的顯著特征的觀點，值得商榷。 商標作為區(qū)別商品或服務來源的標記， 其本質(zhì)功能是標示出商品或服務的特定生產(chǎn)者或提供者， 其固有作用是區(qū)別作用;而短語、 口號的本質(zhì)功能是宣傳企業(yè)的經(jīng)營理念或其提供的商品或服務的某種特點， 其固有作用是廣告宣傳作 用 。 因 此 ， 短 語 、 口 號 成 為 商標， 必須以該短語、口號經(jīng)過申請人的實際使用， 使消費者能很容易地將該短語、 口號視為商標與特定的企業(yè)相聯(lián)系為前提。 也就是說，對短語、 口號類商標的注冊申請，不光要審查其是否獨創(chuàng)、是否成為行業(yè)通用的廣告宣傳用語， 更要審查其是否經(jīng)過實際使用取得了商標意義上的顯著特征， 從而使消費者一看到該短語或口號就能很快地與特 定 的 企 業(yè) 相 聯(lián)系 。 只 有 這 樣 認識， 才是對 《商標法》 第十一條第二款 “ 前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征， 并便于識別的， 可以作為商標注冊” 規(guī)定的全面和正確的理解。憑心而論， 本文中提到的幾個已經(jīng)獲準注冊專用的短語、 口號 商 標 ( 又 聯(lián) 想 到 八 年 前 注 冊 在“ 茶葉、 咖啡” 等商品上的 “ 君子之交淡如水”[8])， 哪一個會讓消費者認為是區(qū)別產(chǎn)源的商標從而與特定的企業(yè)聯(lián)系起來? 如果消費者沒有把這些短語、 口號看作商標， 準予其注冊又有什么意義?如果認為這些短語、 口號具有獨創(chuàng)性， 應該得到某種排他性保護， 申請人也應該通過版權登記來實現(xiàn); 申請人尋求商標保護的做法雖然可以理解，但商標注冊審查機關不能為了迎合申請人的意圖而不顧商標法的基本原則不恰當?shù)胤艑挊藴?。前面所說純屬個人意見，僅供參考， 不對之處， 歡迎批評指正。

附錄：有關書刊在談及口號能否用作商標時的觀點摘要

其一，世界知識產(chǎn)權組織于1988年編寫的《知識產(chǎn)權法教程》第127頁：

口號是在宣傳上用于產(chǎn)品或服務的一個短句 ，例如，“We Try Harder” ( “ 我們加油干”) 是AVIS汽車出租公司采用的一句口號。 這里的問題在于，一個企業(yè)能否就某一口號獲得專用權， 從而使別的企業(yè)不能使用該口號。

對這個問題的答復， 是應用商標法普遍原則而得出的。如果該口號已經(jīng)被認為是某一特定企業(yè)的顯著標記， 它完全可以用作商標。 然而， 一個口號要獲得第二種含義，比一個單詞或名稱要更為困難。 而且， 將口號用作產(chǎn)品或服務的唯一的商標是極不常見的。通常， 口號是附在商標之后， 正如上面引用的例子， 其中商標是“AVIS”， 而口號是“We Try Harder”。

其二，黃暉著《商標法》(法律出版社2004 年9月出版)第66頁：

口號由于一般是表達一種態(tài)度、主張，具有獨創(chuàng)性的口號更應該由版權來保護。 但當一句口號長期同特定的產(chǎn)品或服務結(jié)合在一起使用，尤其是經(jīng)過大量的廣告宣傳， 也并不能排除口號可能起到的區(qū)別作用。

口號可以直接表達企業(yè)的主張或追求，因此深受企業(yè)的喜愛， 但口號的最大缺點在于口號容易流于平常， 缺乏獨創(chuàng)性， 為以后的保護帶來麻煩。

普通的口號往往不具有商標的顯著性，因而必須提供使用的證據(jù)， 證明實際已經(jīng)起到商標的作用才能注冊。

其三，2005年第2期《中華商標》第62頁《雀巢口號商標注冊被拒》 一文：

雀 巢 擁 有 “Kit Kat” 以 及“ Have a break, Have a Kit Kat”( 休息一會兒， 來塊奇巧) 口號 注冊商標。2002年， 雀 巢 公 司 向 英國專利局申請注冊其中的“Have a break”口號商標， 被競爭對手瑪氏公司提起 異 議 ， 審查官駁回了該 申 請 。2003年 ， 英 國 上 訴 法 院 也 同 意 了“Have a break”口號商標缺乏顯著性的意見， 但請求歐洲法院就一個商標的某個部分是否能夠獲得顯著性進行闡明。

2005年1月底， 歐洲法院的總法務官對此發(fā)表了意見，認為應該駁回雀巢該口號的申請。 總法務官認為……口號商標比其他商標更難獲得顯著性。……雖然商標的重要組成部分能夠獲得顯著性， 但這并不意味著非重要組成部分也能獲得顯著性。

對于拒絕“Have a break”的理由，總法務官認為，“Have abreak” 是一長串口號中的重要組成部分，因此其有可能獲得顯著性，并且該口號的使用能讓許多消費者自然地與整個口號聯(lián)系起來， 但這種聯(lián)想本身并不足以證明其已經(jīng)具備了顯著性特征，它還必須證明消費者一看到標有“Have a break”標記的服務或產(chǎn)品( 例如有標記的巧克力或餅干)就能認出是雀巢。

在英國的異議程序中，雀巢曾經(jīng)提交了消費者看到“Have a break”標記就能想到“Kit Kat”品牌的證據(jù)，但是審查官不相信消費者中的大多數(shù)都會產(chǎn)生這樣的聯(lián)想。

文章標簽:  商標審查