商標看點：新百倫商標案沉思錄

來源：尚標    發(fā)布時間：2016-11-10 07:08:00　　瀏覽：4211

——讀者來信——

2016年6月23日，廣東省高級人民法院公開宣判新百倫商標權糾紛案，判令新百倫公司、盛世公司立即停止侵害周樂倫“百倫”、“新百倫”注冊商標權;分別賠償周樂倫500萬元和5000元;新百倫公司在其開設的“新百倫()官方網(wǎng)站”、“NewBalance旗艦店”、“newbalance童鞋旗艦店”的首頁刊登聲明消除影響。至此，洋品牌、本土品牌有關“新百倫”二審判決塵埃落定。

——專家答復——

從法院的兩次審理來看，新百倫商標案可以定性為反向混淆的典型案例。在新百倫公司是否構成注冊商標侵權的問題上，新百倫公司的答辯理由表面上看起來有理有據(jù)，可實際上自始至終找不到法律依據(jù)，可以說是漏洞百出。從兩次判決結果來看，最大的改變在于賠償金額的計算。根據(jù)一審和二審的判決書可以看出，本案的爭議焦點可以歸納為以下幾點：

1.新百倫公司到底有沒有侵犯周樂倫的注冊商標專用權

新百倫公司在“天貓商城”開設“新百倫官方旗艦店”，官方網(wǎng)站中使用“新百倫()官方網(wǎng)站”、“NewBalance新百倫”等字樣，主張其是合理使用企業(yè)名稱、字號，不構成侵犯商標轉讓專用權。

根據(jù)《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》一條規(guī)定，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產(chǎn)生誤認的，屬于商標法第五十二條第(五)項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為。

由此可見，盡管同為商業(yè)標識，但當企業(yè)名稱、字號與商標權沖突時，法律優(yōu)先保護注冊商標專用權。

商標的作用就是用來標識商品或服務來源，并區(qū)別于其他生產(chǎn)者。企業(yè)名稱、字號作為一種商業(yè)標識，可以起到類似的作用。

企業(yè)名稱、字號是否構成商標性使用，關鍵是看“新百倫”這個臆造的商業(yè)標識與新百倫公司生產(chǎn)的運動鞋之間，是否存在一定程度的關聯(lián)性。新百倫公司在線上線下的各種使用行為，無論是官網(wǎng)官微，亦或是專賣店商場，都是試圖將“新百倫”與自家生產(chǎn)的運動鞋聯(lián)系起來，用以標識商品來源，構成商標性使用，毫無疑問是一種商品侵權。

新百倫公司生產(chǎn)的運動鞋知名度不斷擴大，實際上是一個侵權行為不間斷的過程。從2011年7月18號新百倫公司的商標異議申請被駁回之日起，在主觀上可以斷定新百倫公司的惡意侵權性質，這也是原告計算侵權賠償金額的起算日期。

新百倫公司在訴訟中辯稱周樂倫惡意搶注、惡意訴訟，那么就應當提起反訴或向商標評審委員會申請無效宣告，在尋求救濟獲得支持以前，周樂倫始終是“新百倫”注冊商標在第25類鞋類商品上的合法權利人。

2.究竟是誰使用在先

新百倫公司主張其享有在先的企業(yè)名稱字號權、未注冊商標先用權、在先使用的知名商品特有名稱權。

新平衡公司于1983年4月15日獲得核準在第54類“鞋”上注冊“N”、“NB”商標，于2003年4月15日獲得核準在第25類“鞋”上注冊“NEWBALANCE”商標。新百倫公司于2006年12月成立，新平衡公司于2007年11月1日起授權新百倫公司在境內(nèi)使用上述商標，

2011年新百倫公司對新百倫商標的異議申請被駁回。

1996年周樂倫的“百倫”商標獲得第25類鞋類商品注冊，2007年周樂倫在第25類獲得“新百倫”商標注冊。新百倫公司主張的字號權最早追溯于2006年新百倫公司的成立，而“新百倫”商標獲得注冊的時間是2007年，那么新百倫公司的主張是否成立呢?這個問題的關鍵在于“百倫”商標與“新百倫”商標是否屬于近似商標。

“新”字在新華詞典里有特定的含義，解釋為“表示一種有異于舊質的狀態(tài)和性質。”“百倫”本身是一個臆造商標，在這樣一個臆造商標前加上一個擁有特定含義的“新”字，毫無疑問會讓普通消費者產(chǎn)生混淆，例如，使用“新百事”、“新安踏”，顯然是一種侵權行為。

事實上從1996年“百倫”商標獲得注冊之日起，“新百倫”就已經(jīng)順理成章地成為近似商標，近似商標同樣受到商標法保護。2001年商標法第52條規(guī)定，未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的，屬于侵犯注冊商標專用權。

因此，盡管“新百倫”的注冊時間晚于新百倫公司的成立時間，但由于“百倫”與“新百倫”本身屬于是近似商標，新百倫公司在2011年提出的商標異議自然不可能得到支持，新百倫公司在訴訟中主張的在先權利也就不能成立。

3.反向混淆是否被法律禁止

新百倫公司認為，其組合使用“New Balance/新百倫”“NB/新百倫”或“New Balance 新百倫及NB圖形”標識，不會與周樂倫的“百倫”商標產(chǎn)生混淆，雙方在目標群體、銷售渠道方面存在較大區(qū)別，不會構成混淆，新百倫公司的使用行為，沒有侵害周某的相關注冊商標專用權。

新百倫公司使用“新百倫”的行為，屬于合理使用其在先字號權的行為;新百倫公司對“新百倫”“New Balance/新百倫”和“NB/新百倫”享有在先的知名商品特有名稱權，新百倫公司不存在主觀惡意。

反向混淆是指作為權利人的原告，其注冊商標比被告的商標知名度低。此時，消費者會誤認為原告提供的商品或服務來源于商標使用人。反向混淆如不加制止，將使得知名企業(yè)在使用他人注冊商標時肆無忌憚，會擾亂正常的社會競爭秩序。

反向混淆(REVERSE CONFUSION)與是與傳統(tǒng)意義上的混淆(正向混淆)相對而言的，即在后商標使用人對商標的使用已使之具有較高的知名度，以致于消費者會誤認為在前的商標使用人的商品來源于在后商標使用人或認為二者之間存在某種贊助或認可的聯(lián)系。實踐中，在后商標使用人可能將他人在先注冊的商標用作商標、商號、商品名稱等商業(yè)標識。

注冊商標不因知名度低，就不受法律保護。如果一些大公司故意使用一些小公司的商標，消費者在大量的廣告促銷后，通常不會將大公司的商標同小公司的商標混為一談，但卻可能反過來認為小公司是大公司的子公司，小公司因此不可能再自主地使用其商標，從而會受到反向混淆的威脅。

反向混淆造成原本真正的權利人被消費者遺忘，漸漸地變成“山寨”、“假貨”，顯然應當受到保護。商標法從來沒有規(guī)定反向混淆的豁免，因此，反向混淆與正向混淆一樣，為法律所禁止。

4.賠償數(shù)額如何計算

此案已經(jīng)確定構成商標侵權，接下來的問題就是賠償金額的計算。商業(yè)標識的無形價值是難以衡量的，本案中，無論是周樂倫的損失，還是新百倫的獲利，都無法給出令人信服的精確計算，需要依賴法官的自由裁量。但是無論如何，二審將9800萬改判為500萬，如此大幅度的變更，筆者認為有待商榷。

可以肯定的是，如果新百倫公司沒有將“紐巴倫”改名為“新百倫”，那么也許很難會有今天的成功。新百倫商標對于新百倫公司的意義是顯而易見的，考慮到新百倫公司的規(guī)模，以及新百倫公司惡意侵權的故意，500萬的賠償完全只能算作是一種不痛不癢的處罰，甚至是鼓勵企業(yè)肆意欺凌弱小企業(yè)，直接赤裸裸地侵權，通過不正當?shù)母偁幨侄巫龃笞鰪姟?/p>

在筆者看來，新百倫公司與其參加訴訟，不如尋求和解，支付一筆費用以換取“新百倫”商標的轉讓。對于新百倫公司來說，本案最嚴重的后果不是500萬賠償，而是立即停止將“新百倫”用于產(chǎn)品的標識及宣傳，以及敗訴對新百倫公司商譽造成的負面影響。對于new balance這個品牌的長遠影響，這個損失是不可估量的，繼續(xù)使用“新百倫”所能帶來的商業(yè)利益遠遠不止9800萬。

事實上，二審判決沒有贏家，雙方的核心利益都受損。新百倫公司的核心訴求是其使用“新百倫”不違法，周樂倫的核心訴求是得到一筆足夠的賠償，二審判決可以說是一個雙方都不愿意看到的結果。

作為案例對比，在iPad商標侵權案中，蘋果公司一次性支付深圳唯冠公司6000萬美元完成和解，可以說是雙贏。既不影響蘋果公司繼續(xù)合法銷售平板電腦，又給予了深圳唯冠公司足額的賠償。事實上，反向混淆案件更好的結果就是和解，大公司支付給小公司一筆補償，換取小公司對商標權的轉讓。